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合理使用包含他人商标的企业名称被判不侵权

发布时间 2016年09月14日 11时09分    查看次数:964

司法机关在办理侵犯知识产权犯罪案件中,假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪和非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪是最常见的,也是相关司法解释最多的犯罪案件,即便如此,涉及注册商标的犯罪仍屡禁不绝,且在司法实践中新问题层出不穷。专门针对假冒注册商标类犯罪的相关立法和司法解释尚不完备,这就导致在司法实践中出现不少疑难问题。

因认为江西伟星管业有限公司(下称江西伟星公司)在其生产、销售的产品及其外包装上标注其企业名称的行为,侵犯了其“伟星”注册商标专用权并构成不正当竞争,浙江伟星新型建材股份有限公司(下称浙江伟星公司)将前者诉至法院,请求法院判令江西伟星公司停止侵权行为,停止使用含有“伟星”字样的企业名称,并赔偿其经济损失及合理支出30万元。

日前,根据最高人民法院作出的(2014)民申字第2106号民事裁定,法院裁定驳回了浙江伟星公司的再审申请,认定江西伟星公司在其产品及外包装上使用企业名称全称的行为未侵犯浙江伟星公司的“伟星”注册商标专用权,但对浙江伟星公司构成不正当竞争,因此仅需停止对浙江伟星公司的不正当竞争行为,即在涉案商品上停止使用含有“伟星”字样的企业名称,同时赔偿浙江伟星公司经济损失及合理支出3万余元。

最高人民法院经审理认为,江西伟星公司在涉案商品及外包装上标注了其企业名称的全称“江西伟星管业有限公司”,且该企业名称的标注采取了字体统一、颜色一致的方式,并未对其中的“伟星”二字进行突出使用,亦未使“伟星”二字产生标识商品来源的作用,因此不构成对浙江伟星公司“伟星”注册商标专用权的侵犯。

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该案中,由于浙江伟星公司的“伟星”商标具有较高知名度,而江西伟星公司将与浙江伟星公司“伟星”商标相同的“伟星”文字登记为企业字号,销售与浙江伟星公司相同或类似的产品,客观上会引起消费者对商标注册人与企业名称所有人产生误认或者误解,认为双方存在某种特定联系或关联,进而对两者提供的商品产生混淆,因此江西伟星公司对浙江伟星公司构成不正当竞争。但浙江伟星公司系基于“伟星”注册商标具有较高的市场知名度和声誉为事实基础主张其权利,而非以浙江伟星公司企业名称中的字号为权利基础主张保护,因此江西伟星公司仅需在涉案商品上停止使用含有“伟星”字样的企业名称。

对于该案赔偿数额的确定,最高人民法院认为,由于浙江伟星公司并未提交证据证明其因侵权行为所受损失或江西伟星公司因侵权所获利益的具体数额,结合“伟星”商标具有的市场知名度、江西伟星公司不正当竞争行为的持续时间、情节和后果等因素,酌情确定损害赔偿数额应为3万余元。行家点评:

刘晓飞北京市国联律师事务所高级合伙人、律师:根据该案的案情和法院判决,该案主要涉及以下3个争议焦点。

第一,江西伟星公司对企业名称“江西伟星管业有限公司”的使用是否构成对“伟星”注册商标专用权的侵犯。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的有关规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。江西伟星公司在其产品及外包装上采用字体一致、颜色一致的方式全称、规范使用其企业名称,并未突出使用“伟星”二字,亦未使“伟星”二字产生识别商品来源的作用,因此,其行为并未侵害浙江伟星公司的注册商标专用权。

第二,二审法院变更一审法院“停止使用含有‘伟星’字样企业名称”判决内容的做法是否正确。一审法院判决江西伟星公司“停止使用含有‘伟星’字样企业名称”,二审法院将其改判为“在涉案商品上停止使用含有‘伟星’字样的企业名称”。该案中,江西伟星公司虽在其产品及包装上规范使用其企业名称,但仍有可能会造成消费者的混淆误认,构成不正当竞争。浙江伟星公司在诉讼中仅以“伟星”商标作为权利基础并举证,并未以其字号作为权利基础。因此,江西伟星公司即使构成不正当竞争,也只需承担在涉案商品上停止使用含有“伟星”字样的企业名称的法律责任,而不必在所有经营活动中一概禁止其企业名称的使用。二审判决与再审裁定均考虑了涉案侵权行为的客观情况,作出了公平、合理的裁判。

第三,二审法院确定的赔偿数额是否明显偏低。该案的侵权行为和一审判决发生在2001年我国商标法进行第二次修正之前,而且浙江伟星公司并未提供证明其所受损失以及侵权人获得的利益等证据,二审法院根据案件的具体情况酌情确定赔偿的数额并无不当。

姚小娟浙江天册律师事务所律师:该案争议焦点主要涉及两个法律问题,即突出使用企业字号侵犯他人注册商标专用权,以及企业名称与他人注册商标产生权利冲突构成不正当竞争。

该案中,最高人民法院所作再审裁定的亮点在于注册商标与企业字号产生权利冲突的不正当竞争行为认定。企业字号涉嫌构成不正当竞争包括两种行为:

第一种是企业字号与注册商标的权利冲突,裁判法律依据是现行商标法第五十八条:“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”在我国对商标法进行第二次修正之前,最高人民法院的相关司法政策也是持此意见。

第二种是企业字号与企业字号冲突,裁判法律依据是反不正当竞争法第五条:“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易,损害竞争对手:(三)擅自使用他人的企业名称或者姓名,引人误认为是他人的商品。”

该案主要涉及第一种情况,即注册商标与企业字号的权利冲突。我国目前的法律并未规定当企业字号侵犯他人注册商标专用权或侵犯他人企业名称权的法律责任,司法实践中普遍处理方式是停止使用企业字号即变更企业字号。但该案中,最高人民法院对注册商标和企业字号权利冲突,与企业字号和企业字号权利冲突的法律责任进行了区分。最高人民法院认同了二审法院的观点,即注册商标与企业字号发生权利冲突时,被告停止不正当竞争行为的法律责任,限于在被控侵权产品上停止使用相关企业名称。

当若企业字号与企业字号产生权利冲突时,被告停止不正当竞争行为的法律责任则应是停止使用相关企业字号。因为注册商标是使用于商品或服务上用以表示商品或服务来源,而企业名称(字号)是区别企业与企业的标识。所以,以注册商标为权利依据主张企业名称不正当竞争的纠纷,与以企业名称为权利依据主张企业名称不正当竞争的法律纠纷,两者的权利依据不同、侵权行为表现方式不同,承担侵权责任的范围和方式也不同。

该案对司法实践的意义在于,权利人主张他人企业名称构成不正当竞争时,要慎重选择权利依据,究竟是以注册商标主张权利,还是以企业名称主张权利,而其结果有可能大相径庭。

对某商标提出异议,就是阻止申请人获得商标的专用权。只有商标专用权人才能进行商标维权。如果同一品牌有两家进行竞争的话,那么阻止对方确权和自己进行确权是同样的重要。竞争双方都可以使用同一品牌,谁先支撑不下去,谁就是输家。商标在其中起到极其重要的作用,甚至是决定性因素。